¿Qué puedo hacer si INAPI rechazó mi marca?

En caso que INAPI no haya dado protección a tu marca, existe la posibilidad de apelar a tal decisión. Hay dos caminos para tal: reponer y cumplir lo ordenado ante el mismo INAPI, y en última instancia, apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI).

1. Cumplir lo ordenado/reponer
2. Apelar
3. Efectuar un traslado

Cumplir lo ordenado/apelar

Es posible deducir reposición o cumplir lo ordenado en contra de resolución de INAPI que rechace inscripción de la marca, por tener vicios de forma o fondo. Generalmente, con la presentación de este trámite, INAPI accede a registro marcario.

¿Cuándo se debe presentar?

Dentro de los 3 días hábiles (considerando sábado) siguientes a la comunicación de la resolución de INAPI.

Apelar

En última instancia, se puede apelar en caso que reposición o cumplimiento de lo ordenado sea rechazado. Esta apelación se tramita ante Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), quien en definitiva, resolverá de forma definitiva el registro de marca.

¿Cuándo se debe presentar?

Dentro de los 15 días hábiles (considerando sábado) siguientes a la resolución de rechazo de INAPI.

¿Cómo es el trámite de apelación ante TPI?

1. Se presenta apelación ante INAPI que luego, deriva a TPI.
2. En unas 3-6 semanas, TPI recibirá antecedentes de la causa. Nuestro equipo se hace parte del recurso y solicita alegatos en caso que sea necesario.
3. Dentro de 1-2 meses, TPI dicta su resolución definitiva.

¿Y si TPI rechaza mi marca?

Si bien, existe aún el recurso de casación, el cual, lleva directo a Corte Suprema, las resoluciones de TPI suelen ser bastante ajustadas a derecho, por lo que en caso de rechazo, muy probablemente no podrás registrar tu marca.

¿Y si no se presenta dentro de plazo el recurso?

Si no se presenta en plazo, por lo tardío en contactarse con nuestro equipo u otros factores, no se podrá presentar el recurso, y si se presenta, será automáticamente rechazado.

En este caso, lo mejor es volver a presentar a registro la marca.

¿En qué gastos debo incurrir en una apelación ante TPI?

1. Se deben pagar 2 UTM al momento de presentar recurso.

¿Me irá bien?

Depende de las circunstancias, fundamentos del rechazo a registro de tu marca.

Efectuar un traslado

Sólo en caso que otra marca se haya opuesto a tu solicitud, tendrás un plazo de 30 días para defenderte. En caso que tu defensa sea rechazada, se debe apelar.

¿Por qué INAPI puede rechazar mi marca?

Existen múltiples motivos, pero estos son los principales -se detallan en Ley 19.039, artículo 20:

1. Similitud fonética o de signo (logo) con otra marca.
2. Una marca que alude a su propio giro, naturaleza u origen.
3. Oposición de otra marca deduciendo interés.

Similitud fonética o de signo (logo) con otra marca

En caso que tu marca tenga semejanza con otra ya existente y que esté inscrita en INAPI, independiente no se opongan, puede que tengas problemas. Por ejemplo: quieres registrar una marca de nombre “órbita”, pero existen otras de nombre “frecuencia órbita”, “órbitando” u similares, INAPI realizará una observación indicando que no puedes inscribir la marca.

¿Y cómo se defiende?

Debe estudiarse por nuestro equipo. Pero a rasgos generales, lo que la ley pretende evitar es la “confusión” de un consumidor común entre dos marcas. Por ejemplo: bajo la misma lógica anterior, si tu marca “órbita” se asemeja con “frecuencia órbita”, se argumenta que si bien se comparte un elemento común (la palabra “órbita”), logran diferenciarse íntegramente. Además, se analiza si comparten las mismas coberturas o giros. Nuevamente ejemplo: si “órbita” se enfoca a venta de sombreros, y “frecuencia órbita” a transmisiones radiales, no hay motivo alguno para que sea rechazada la marca. Ahora bien, si comparten elementos de giro, pueden existir problemas.

Recuerda que el requisito legal es evitar la confusión entre consumidores, siendo esta la base de cualquier seria defensa. Por lo que si tu marca se asemeja mucho fonéticamente, y en logo a la otra, además de compartir mismo giros, muy probablemente será rechazado.

Una marca que alude a su propio giro

Si tu marca, hace referencia a su propia naturaleza de giro, sí o sí será rechazada, y no obtendrás resolución favorable alguna en ninguna instancia. Por ejemplo: si quieres registrar “el rey de las empanadas” y vendes empanadas, pase lo que pase, tu marca será rechazada. O si te dedicas al lavado de autos, y buscas registrar “el mejor lavado de autos de Temuco”, también obtendrás un indefendible rechazo.

¿Y cómo se defiende?

Si aludes a tu propia marca, giro, ubicación, no podremos defender de forma alguna tu registro ya que está abiertamente contrario a ley. Ejemplos: “el rey del mote con huesillos”, “grúas Punta Arenas”, “el gran lavado de autos”, “el sopaipillero”, “compu mundo”, entre otras. Si no estás en tal lógica, debe estudiarlo uno de nuestros profesionales.

Oposición de otra marca deduciendo interés

Otra marca que esté registrada en INAPI, puede oponerse a tu solicitud dentro de el plazo de 45 días. Debe fundamentar el reclamo en que se asemeja a su marca, ya sea en términos fonéticos o logo.

¿Y cómo se defiende?

Idénticos puntos a los planteados en este artículo respecto a rechazo por similitud fonética, o de signo (logo) con la otra marca.

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¿Qué es Registrar una Marca?

El registro de una marca ofrece protección jurídica al titular, quien podrá impedir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento, tanto en el curso de operaciones comerciales como para distinguir productos o servicios similares a aquellos para los cuales la tiene registrada.

Quién posee un registro marcario, cuenta con dos tipos de acciones judiciales:

1. Civiles, entre otras cosas, de indemnización de perjuicios.
2. Penales, por los delitos tipificados en la Ley.

¿Puedo inscribir cualquier marca y nombre en INAPI?

No. Debes tener mucha precaución para realizar una correcta inscripción. Este es el paso fundamental que se puede traducir en una aceptación o rechazo. Te aconsejamos estudiar lo siguiente (cosa que el abogado a cargo también realizará):

1. Si hay marcas similares. Por más que se diferencien en algunas letras, pueden tener problemas. Aún más si tienen el mismo giro. Por ejemplo, si tienes un restaurant que se llama “El glotón”, es muy probable que si ya hay otros registros similares como por ejemplo “dónde el glotón”, “club de glotones”, “la picá del glotón”, tengas problemas. Incluso, aunque conozcas al dueño y te autorice a hacer uso, no podrás. Acá la ley prohíbe marcas con idénticas palabras o con fonéticas similares. Por ejemplo “Falabella Retail” y “Alabella, ropa”.
2. Si el nombre alude a tu mismo giro, procedencia, cualidad o género con respecto a productos/servicios ofrecidos. Por ejemplo, si tienes un lavado de autos, sería muy difícil tener un nombre tipo “Car Wash”, “don lavado” o “el gran lavado de autos de Temuco”; la ley expresamente prohíbe que se aluda al giro que estás ofreciendo. Por eso, es preferible que tengas un nombre más genérico. He ahí entonces nombres como “McDonalds”, “Lomitón”, ”París”, “Ripley”, “Packard Bell”, “Cachantún”, entre otros.
3. Si ofreces servicios prohibidos por ley.

Debes elegir las clases para la inscripción de tu marca

Las clases provienen del Clasificador internacional Niza para el registro de marcas. El mismo que INAPI utiliza para los procedimientos. Cada registro debe hacerse escogiendo clases que van desde la 1 a la 45, en donde de la clase 1 a la 34 describen productos y de la 35 a la 45 actividades de servicios.

Puedes acceder al listado de clases acá: https://webaccess.wipo.int/mgs/static/notes-es.html#toc

O puedes buscar tu clase acá: https://ion.inapi.cl/Marca/ClasificadorNiza.aspx

¿Se pueden oponer a mi solicitud de inscripción de marca?

Sí, es un derecho para cualquier marca que pueda concluir que tiene semejanza gráfica (logo) o fonética con tu marca. Esta oposición se resolverá mediante sentencia del mismo INAPI. Nuestro precio incluye hacernos cargo de esa defensa. Acá te explicamos en detalle el proceso de apelación.

¿Y si INAPI rechaza mi registro de marca?

La gran mayoría de rechazos ocurren por alguno de los 3 motivos expuestos anteriormente. A ese rechazo se puede apelar, en dos instancias: ante el mismo INAPI y en última instancia ante el Tribunal de Propiedad Industrial. El primer caso lo cubren nuestros honorarios (INAPI), el segundo (Tribunal de Propiedad Industrial) no.

¿Cuánto dura el proceso de registro de marca en INAPI?

Entre 3 a 6 meses.

¿Cuánto dura el registro de una marca?

10 años.

¿En qué gastos debo incurrir?

1. 1 UTM + Poder Notarial
2. Publicación en Diario Oficial
3. Pago 2 UTM finales

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